美国知识产权诉讼规则有哪些变化？

如果你对该问题感兴趣的话，推荐你看看《2022年中国企业在美知识产权纠纷调查报告.pd》这篇报告，下面是部分摘录的内容，具体请以原报告为准。

一、《2022 保护美国知识产权法案》出台

（一） 被列入总统报告的外国主体将面临制裁

美国时间 2023 年 1 月 5 日，美国总统拜登签署了 Protecting American Intellectual Property Act of 2022（2022 保护美国知识 产权法案，以下简称“PAIP Act”），该法案历经两年曲折的国会 审议，终于正式成为法律。PAIP Act 也是近几年来美国国会首批成 功通过的知识产权保护相关法案之一。11PAIP Act 的主要内容包括对 窃取美国商业秘密的外国实体施加强有力的单方经济制裁，并为与 政府相关的企业以及重大基础设施企业提供了更完善的商业秘密保 护体系。

PAIP Act 规定总统应当将其有理由认为可能或已经对美国的 国家安全、外交政策或经济稳定构成重大威胁的外国个人和实体 （Foreign Persons）列入报告，并在法案颁布后最长 180 天内，提交至有关国会委员会。此后总统每年需要至少向有关国会委员会 提交一份最新报告。另外，依据 PAIP Act 的规定，外国个人和实体 （Foreign Persons）包含除如下几类个人或实体以外的任何主体：  美国公民； 非美籍的美国永久居民；  根据美国法设立的任何组织形式的实体； 美国实体在美国以外的分支机构；身处美国的任何个人、分支机构、代表处或办事处。

根据 PAIP Act 的规定，外国个人和实体可能被列入报告的标准 较为广泛，主要包括以下四种情形： （1）在本法案颁布之日或之后，明知故犯地从事对美国主体商 业秘密的重大窃取行为，或从此类行为中获益，且有合理 理由认为此类行为可能导致或已实质性促成对美国国家安 全、外交政策、经济健康或金融稳定的显著威胁； （2）为此类窃取商业秘密的行为提供了重要的经济、物质或技 术支持，或提供货物或服务用以支持此类行为或从中显著 获益； （3）是由前述（1）或（2）所述外国实体所持有或控制，或者 直接或间接代表或意图代表相关实体行事的实体； （4）是前述（1）或（2）所述外国实体的首席执行官或董事会成员。

PAIP Act 还规定了针对上述外国个人和实体的制裁措施，总统 必须选择以下制裁中的至少 5 项对报告中确定的任何外国个人和实 体实施制裁，具体而言，针对外国实体，总统可以实施如下制裁： （1）根据《国际紧急经济权利法》（International Emergency Economic Powers Act），冻结该实体在美国的财产； （2）对于从事违反美国国家安全和外交政策利益活动的实体， 可以将有关实体列入由美国商务部工业和安全局维护的实 体名单，并在《出口管理条例》第 744 部分的第 4 号补编 中列出； （3）指示美国进出口银行不得批准为该实体出口任何货物或服 务而发放的任何担保、保险、信贷延期或参与信贷延期；（4）禁止任何美国金融机构在任一 12 个月的期间内向该实体提 供超过 1000 万美元的贷款或信贷，除非该主体从事的是 救济人类苦难的活动，且贷款或信贷是为此类活动提供的； （5）指示美国驻各国际金融机构的执行董事，利用美国的发言 和投票权，反对国际金融机构提供任何有利于该实体的贷 款；

（6）如果被制裁实体为金融机构，则可以采取两项各自独立的 措施：美联储委员会或纽约美联储银行均不得指定或允许 继续指定该金融机构为美国政府债务工具的一级交易商； 该实体不得充当美国政府的代理机构或资金存储机构； （7）美国政府不得向制裁实体采购任何商品或服务，或签订向 该实体采购任何商品或服务的合同； （8）总统可根据其规定的条例，禁止任何受美国管辖且与该实 体存在利益关联的外汇交易； （9）总统可根据其规定的条例，禁止金融机构之间或通过任何 金融机构进行的任何信贷转移或付款，只要这种转移或付 款受美国的管辖并涉及该实体的任何利益； （10）总统可根据其规定的条例或准则，禁止任何美国主体投资 或购买该实体的大额股权或债务工具； （11）对于任一外国人，若总统确定其是该实体的公司高管、主 要负责人或拥有控股权的股东，总统可指示国务卿拒绝向 其发放签证，并指示国土安全部长将其排除在美国境外； （12）总统可对该实体的首席执行官或高级职员，或对履行类似 职能并拥有与该职员类似权力的个人，实施本段规定的任 何制裁。

针对报告中的外国个人，总统可以实施如下制裁： （1）根据《国际紧急经济权利法》，冻结该外国人在美国的财产； （2）该外国人将不被允许进入美国、无资格获得进入美国的签 证或其他证件、且无法获准入境、假释或获得《移民和国 籍 法》（Immigration and Nationality Act） 中 规 定 的 任 何其他利益；该外国人的任何签证或其他入境文件都可能 被撤销，无论该签证或其他入境文件何时签发，且该撤销 即时生效。

可以看出，PAIP Act 的通过，意味着美国商业秘密保护体系进 一步被加强。在 PAIP Act 中，总统实施制裁不以企业向法院对外国 个人和实体提出民事或刑事指控为前提，这意味着即使法院裁决窃 取商业秘密的行为并未实际发生，外国个人和实体仍然有可能被实 施制裁，已经实施的制裁也可能不会被取消。

（二） 法案用词的模糊性或导致适用的不确定性

需要注意的是，PAIP Act 并未对上述条款中的一些重要术语进 行定义，如“显著威胁”、“实质性”等。因此在识别需要被制裁 的主体方面，总统被赋予了很大的自由裁量权。 PAIP Act 的用词也较为模糊，诸如“明知”、“秘密地”、“盗 窃”等词语均没有严格的法律上的定义。美国知识产权界和律师界 也认为，这可能会导致法律适用上的不确定性，也给编写清单的行 政部门很大的自由裁量权，使得这一制裁手段更多沦为政治工具。 但无论如何，强化商业秘密的保护对企业来说是非常有益的，美国 企业很可能积极报告窃取商业秘密的行为。

此外，根据 PAIP Act 第（g）（9）条的规定，“商业秘密”一 词的含义以《美国法典》（United States Code）第 18 编第 1839 条 确定的含义为准。如此一来，PAIP Act 所要保护的商业秘密的客体形 式便十分广泛，涉及金融、商业、科学、技术、工程等多个领域的信 息，这使得外国个人和实体受到美国制裁的可能性进一步增大。 近几十年来，美国商业秘密保护体系日趋严密，并逐渐倾向于 运用更加迅速、灵活的行政手段，多角度制裁商业秘密侵权行为， 以维护美国本土企业的竞争优势。商业秘密通常被视为关乎经济安 全和国家安全的重要信息，甚至构成一个国家的核心竞争力。提出 PAIP Act 的参议员直接表示，尖端技术的失窃会导致大量美国本土 工作机会的外流 13，商业秘密保护与经济、社会以及国家安全问题息息相关。这也意味着，PAIP Act 法条表述上的模糊性给这一法案 作为打击外国个人和实体的政治工具的用途留下了适用空间。

二、版权小额索赔新规则

（一） 概要

2022 年 6 月 16 日， 美 国 版 权 局（United States Copyright Office）宣布，版权索赔委员会（Copyright Claims Board，以下简 称“CCB”）正式开始审理索赔金额在三万（30,000）美元以下（含 本数）的特定类型的版权纠纷案件。CCB 设在美国华盛顿特区的美 国版权局内，是美国第一个版权小额索赔法庭（Copyright small claims tribunal）。CCB 在其管辖权范围内可通过特定程序（该程 序以下简称“CCB 程序”）解决特定版权纠纷，成为联邦法院的替 代性纠纷解决机构。 根据《小额诉讼执行中的版权替代方案（Copyright Alternative in Small-Claims Enforcement Act of 2019）》 第 1504(d)(4) 条 规 定 14，除反诉外，CCB 程序只适用于被诉主体为美国境内主体（包 括自然人及实体）的情形，如中国企业在美国境内的分支机构等。

（二） CCB 程序的主要特征

CCB 程序相比联邦法院的诉讼程序更加简化。首先，所有程序 均以远程方式进行，并且主要通过对书面材料的审理完成。庭审并非必要环节，如 CCB 认为确有需要安排庭审，庭审将通过线上视频 会议的方式开展。其次，在 CCB 程序中，当事人（包括个人及小型 企业）并非必须聘请律师代理，当事人可以选聘 / 咨询律师、通过 公益组织获得免费代理、委托符合条件的法律专业学生 15 进行免费 代理、也可以自行参加诉讼。对此，CCB 发布了《公益援助名录（pro bono assistance directory）》，其中包括已经同意在 CCB 程序中 代理当事人的学校法律诊所及公益法律服务组织，当事人也可自行 联系其他相关组织。此外，由于当事人在 CCB 程序中只需要提供较 为有限的文件与信息，因此，当事人在 CCB 程序上耗费的时间与费 用将远低于联邦法院的诉讼程序。

（三） CCB 最终裁定的效力和约束力具有限制性

CCB 的 决 定 由 三 位 版 权 诉 求 审 查 官（Copyright Claims Officers）作出。现阶段 CCB 的三位审查官 16 为 David Carson、 Monica McCabe 与 Brad Newberg，同时，将有三名全职律师、 一名律师助理及一名项目专家协助他们进行工作。确定赔偿金额时 CCB 不会考虑侵权行为是否构成故意侵权这一因素。对于被申请人 拒不依照裁定支付赔偿的，当事人可请求联邦法院采取措施以获得 赔偿。对于 CCB 已经作出最终裁定的诉求，申请人将不能再向联邦 法院提起诉讼。CCB 最终裁定均不具有先例判决效力，效力仅及于该案件的各方当事人，CCB 及联邦法院在后续纠纷中的判决均不会 受 CCB 在先裁定的约束。

当事人不服 CCB 裁定而希望寻求救济的途径也比联邦法院诉讼 程序更有限。存在这种限制的原因在于，使纠纷能够得到更快捷的 终局性解决是 CCB 程序设置的目的与优势之一，如果当事人在结束 CCB 程序后仍然可以在联邦法院进行更进一步的诉讼，那么 CCB 程 序的这一优势将被严重削弱。如果对 CCB 作出的最终裁定不服，当 事人可视情况采取以下措施进行救济：

（1）向 CCB 申请复议（Reconsideration）。如果在裁定中出 现了技术错误（technical mistake）或明显的法律 / 事实 错误（clear legal or factual error），同时该错误对裁定 起到重要作用，当事人可自裁定发布之日起 30 日内提交书 面申请，向 CCB 申请复议。 （2）复议申请被 CCB 拒绝后，当事人可自申请 CCB 被拒绝之 日起 30 日内向美国版权局提起审查申请（Review by the Register），请求美国版权局审查 CCB 在拒绝复议请求时 是否滥用其自由裁量权（abused its discretion）。需要注意的是，美国版权局无法基于其他理由审查该裁定。

（3）申请联邦法院审查（Federal court review）。当存在以下 情形时，当事人可在 CCB 最终裁定（修正裁定）发布或美 国版权局完成审查之日（二者中的较晚日期）起 90 日内 向联邦法院申请撤销、修改或纠正 CCB 裁定： a. 该裁定是由于欺诈（fraud）、腐败（corruption）、虚 假陈述或其他不正当行为（other misconduct）而作 出的； b. CCB 存在越权行为（exceeded its authority）或未能发 布最终裁定； c. 在被申请人缺席程序（default）或申请人未能继续程序 但未撤回申请（failure to prosecute）时需存在可原谅 的疏忽事由（excusable neglect）。

三、韦科分部提交的专利案件将在德州西区随机分配

2017 年，美国联邦最高法院（U.S. Supreme Court）在 TC Heartland 案 17 中判令废除了相对宽容地允许美国专利权人在任 何一家联邦地方法院提起专利侵权诉讼的管辖规定，而将专利侵 权诉讼的起诉地限制在：（1）被告法人的商业注册地（如：特拉 华州）；或（2）被告有长期固定的（regular and established） 营业场所的侵权行为发生地。此后，专利诉讼的趋势发生变化： 德 州 东 区 联 邦 地 区 法 院（E.D. Tex.） 专 利 侵 权 诉 讼 的 案 件 量 有 所下降，而特拉华州联邦地区地方法院（D. Del.）专利侵权诉 讼的案件量大增。再之后，在 2018 年，一位前专利律师 Alan Albright 加入了德州西区联邦地区法院（W.D. Tex.）的韦科分部 （Waco Division）（以下简称“韦科分部”），成为韦科分部的 唯一一位联邦法官（以下简称“Albright 法官”）。其审理专利侵权案件的风格与特点对专利权人极为有利，进而导致德州西区 联邦地区法院（W.D. Tex.）专利侵权诉讼的案件量暴增。故，专 利权人倾向于选择在 Albright 法官所在的德州西区联邦地区法院 （W.D. Tex.）提起诉讼，请求由 Albright 法官独任审理专利侵权 案件。

2021 年 11 月，民主党和共和党的专利领域的资深参议员联名 写信给美国最高法院首席大法官 John Roberts，请求其关注专利 诉讼过度集中（extreme concentration of patent litigation）的 现象。他们认为，“我们相信这已经损害了联邦法院在公平司法上 的威信，甚至让法官会因此采取更多不恰当的手段吸引部分当事 人……我们请求最高法院提出实质的立法建议，以杜绝类似的现象 再次发生。”

2022 年 7 月，美国德州西区联邦地区法院（W.D. Tex.）首席 法官 Garcia 发布一项命令 18，规定 2022 年 7 月 25 日或之后在 韦科分部提交的所有涉及专利的民事案件，应随机分配给奥斯汀 分部（Austin Division）、德尔里奥分部（Del Rio Division）、 埃 尔 帕 索 分 部（El Paso Division）、 米 德 兰 - 敖 德 萨 / 佩 科 斯 分部（Midland/Odessa and Pecos Division）、圣安东尼奥分 部（San Antonio Division） 和 韦 科 分 部（Waco Division） 的 12 名地区法官之一。该命令指出，新做法考虑到分配给韦科分部 的新专利案件数量，并努力公平分配这些案件。但是目前分配给 Albright 法官的任何案件不受影响，不改变非专利案件在韦科分 部提交后的分配程序（仍会分配给 Albright 法官），也不改变与 该地区任何其他法官或分部有关的专利案件的程序。19 这一命令 改变了以前在韦科分部提交的专利案件理所当然分配给 Albright 法官的做法。

2023 年 3 月，Albright 法 官 接 受 LAW360 的 采 访， 他 认 为 该随机分配的命令对其近期的工作没有影响（zero impact），但 是无法确定对于自己未来审查专利案件的影响。根据 LexisNexis Lex Machina 的 2023 年专利诉讼报告 20，2022 年在德州西区联 邦地区法院（W.D. Tex.）提交了 867 起专利案件，低于前一年的 981 起。该报告称 2022 年德州西区联邦地区法院（W.D. Tex.） 专利案件提交量降低，可能与 Garcia 法官发布的命令有关。然 而德州西区联邦地区法院（W.D. Tex.）的新专利案件比例相比特 拉华州地区地方法院（D. Del.）和德州东区联邦地区法院（E.D. Tex.）仍然是最大的，占比近 23%。

四、USPTO 明确对 Fintiv 案要素的适用以限制驳回立案

2022 年 6 月 22 日美国专利商标局（USPTO）局长卡特琳·维 达尔（Katherine K. Vidal）发布了指导备忘录 21，对存在平行国 际贸易委员会（ITC）程序或地区法院诉讼时，美国专利商标局下 属的专利审判和上诉委员会（以下简称“PTAB”）在《美国发明 法案》（Leahy-Smith America Invents Act，AIA）授权后程序 中利用自由裁量权拒绝立案审理（rely on the Fintiv factors to discretionarily deny institution）的情况进行限制。即 PTAB 将 不会在下列情况中依据 Fintiv 案要素拒绝启动对多方复审（Inter Partes Review）（以下简称“IPR”）或授权后重审（Post-GrantReview）（以下简称“PGR”）的立案（institution）： （1）当申请（petition）提出不可专利性的有力证据时； （2）当存在平行 ITC 程序时； （3）当申请人承诺不在侵权诉讼审理法院程序中以相同的理由 或任何可以合理提交给 PTAB 的理由提起无效。

另外，PTAB 将不再依赖于庭审时间表，而是考虑其他因素， 例如相关地区法院的中位庭审时间。具体内容如下：

（一） 若申请提出了令人信服的不可专利性证据， PTAB 不得依据 Fintiv 案要素驳回

根 据《 美 国 法 典》 第 35 章 第 314 条 第 (a) 款 的 规 定，IPR 或 PGR 可被立案受理的标准为：只要合理地认为，被无效专利的至 少一项权利要求有可能被申请人无效（reasonable likelihood that one or more claims invalid），则 PTAB 就应立案。 在 Apple Inc. v. Fintiv, Inc., case no. IPR2020-00019 (PTAB designated precedential May 5, 2020)（以下简称“Fintiv 案”）中， PTAB 认定，评估是否立案审理被控侵权人提起的申请时，应当考虑以下六个要素： （1）是否侵权诉讼审理法院已裁定中止审理，或是否有证据显示， 倘若 PTAB 立案审理，法院将会作出中止审理的裁定； （2）侵权诉讼审理法院设立的庭审日期与 PTAB 预计的书面裁 决作出日期的临近情况； （3）侵权诉讼审理法院和诉讼各方在该诉讼中投入的时间和精 力； （4）侵权诉讼和此 IPR 或 PGR 之间的重叠事项； （5）是否侵权诉讼的被告与此 IPR 或 PGR 的申请人系同一方； （6）PTAB 作出自由裁量权决定的其他影响因素。 如果在立案阶段提交的信息“仅足以达到法定立案门槛”， PTAB 有权根据 Fintiv 案要素行使自由裁量权驳回立案。但是，如 果在立案阶段提交的信息提出了“令人信服的不可专利性异议”时， PTAB 将不会根据 Fintiv 要素驳回立案。

（二） 若存在平行美国国际贸易委员会（ITC）程序， PTAB 不得依据 Fintiv 案要素驳回

备忘录中提到，“ITC 无权宣布专利无效，且 ITC 的无效裁决 对专利商标局或地区法院都没有约束力。”Fintiv 案要素是明确针 对侵权案件审理法院诉讼的，不适用于 ITC 的平行诉讼程序，所以 PTAB 不能依据 Fintiv 案要素行使自由裁量权拒绝基于平行 ITC 程 序的立案。

（三） 若请求人承诺遵守 Sotera 协定，PTAB 不得 依据 Fintiv 案要素驳回

Fintiv 案要素指明，PTAB 应考虑侵权诉讼和此 IPR 或 PGR 之 间的重叠事项，如果提起的 IPR 或 PGR 包含与侵权诉讼法院程序基 本相同的权利要求、依据、论点和证据，则易于被驳回立案。如果 申请人承诺不会在联邦地区法院的平行侵权诉讼中依据任何其已向PTAB 提出的理由或本可以合理地向 PTAB 提出的理由主张涉案专利 无效，则 PTAB 不得依据 Fintiv 案要素驳回立案。此类申请人承诺 也被称为“Sotera 承诺”22。这就避免了侵权诉讼审理法院与 PTAB 之间作出可能相冲突的判决，也避免了重复工作。

（四） 对审判日期的考虑

PTAB 在考虑 Fintiv 案要素（侵权诉讼审理法院设立的庭审日期 与 PTAB 预计的书面裁决作出日期的临近情况）时，将不再只依赖 于法院的案件审判时间表。由于预定的审判日期经常发生变化，备 忘录指出，PTAB 在衡量审判日期时，需考虑侵权诉讼审理法院的民 事诉讼庭审时间中位数。当事各方可提供相关地区法院审判时间中 位数的最新统计数据作为证据，并可提供其他相关证据，例如在侵 权诉讼中法官审理的案件数量以及其他案件处理的速度等。24 备忘录指出，即使 PTAB 没有根据 Fintiv 案要素驳回立案，也 仍然有权根据《美国法典》第 35 章第 314 条第 (a) 款、第 324 条 (a) 款和第 325 条第 (d) 款以其他理由驳回立案。例如，当申请人滥用 程序时，PTAB 可能会拒绝立案。